Adriana Morales
Los activos intangibles de su empresa pueden ser los activos más valiosos y no estar plenamente identificados. Es muy frecuente que dichos activos pasen desapercibidos o subestimados, o bien que no estén adecuadamente protegidos y gestionados. Lo anterior se traduce en un error que le puede costar pérdidas debido a una inadecuada valoración de cara a una transacción de fusión o adquisición de la empresa.
En los últimos años, la Propiedad Intelectual, de la mano con los avances tecnológicos y el desarrollo de nuevas tecnologías, ha llevado al mercado a prestar mayor atención a los activos intangibles, convirtiéndolos en un elemento central dentro de las transacciones de fusiones y adquisiciones (M&A). Las operaciones de M&A tienen como objetivo fortalecer un negocio, expandir sus operaciones y generar mayor valor económico. Por tanto, con el fin de cumplir estos objetivos, se deberá realizar una revisión de todos sus activos para poder determinar el valor real de estos, incluida, como parte esencial, la Propiedad Intelectual en toda su amplitud.
Dentro de dichos intangibles, no debemos limitarnos únicamente a las marcas de la empresa, aunque usualmente son el activo más visible y reconocido, sino que, dependiendo del giro del negocio, pueden existir otros derechos de propiedad intelectual que merecen protección y representan un valor económico importante. Algunos ejemplos de activos intangibles relevantes son: los derechos de autor generados por medio de desarrollos tecnológicos como el software contable o de gestión de recursos humanos que utiliza la empresa, la aplicación móvil desarrollada para el uso de sus clientes, obras artísticas utilizadas en publicidad y contenido digital; la titularidad sobre su nombre de dominio y redes sociales; patentes de invención; variedades vegetales; secretos comerciales como la formulación de recetas, procesos de fabricación; bases de datos e inclusive el know-how desarrollado durante años.
I- Proceso de Due Diligence
En materia de propiedad intelectual, la revisión y el análisis de la información deberán abarcar, como mínimo, los aspectos que se desarrollan a continuación.
II- Identificación de activos
La propiedad intelectual tiene la particularidad de que la existencia y validez de algunos derechos no dependen necesariamente de su inscripción registral; en algunos casos, la protección legal nace desde su creación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa. Otra particularidad es que su inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual no siempre constituye un requisito para su utilización en el comercio, lo cual abre la posibilidad de que personas o empresas exploten activos sin contar con derechos debidamente acreditados.
En estos dos escenarios, al realizar un proceso de Due Diligence, es posible identificar derechos de propiedad intelectual de alto valor que quizás no cuenten con la debida protección registral, la cual otorga mayor seguridad jurídica al momento de acreditar la validez, exclusividad y titularidad de estos derechos, elementos esenciales en una transacción.
III- Titularidad
La concordancia entre el titular registral de los derechos de propiedad intelectual y la persona que los explota comercialmente es un aspecto esencial para acreditar quién cuenta con la facultad para disponer de estos activos, ya que una posible discrepancia sobre dicha titularidad podría representar una contingencia relevante en un proceso de Due Diligence.
Una práctica común al inicio de un negocio es que la persona emprendedora registre sus derechos de propiedad intelectual a su nombre personal. Sin embargo, cuando el negocio crece y evoluciona hasta operar por medio de una persona jurídica, en ocasiones se omite formalizar el cambio de titularidad de estos derechos, lo que genera que no exista concordancia entre el titular registral y la persona que explota comercialmente esos activos.
Otro aspecto importante que se debe valorar es cómo la empresa, en su condición de patrono, tiene regulada la titularidad y cesión de los derechos creados por los trabajadores como parte de sus funciones, ya que la mera existencia de una relación laboral no implica automáticamente que dicho derecho sea propiedad del empleador.
IV- Vigencia
Esta revisión es esencial para confirmar que los activos conservan su valor y podrán ser efectivamente explotados por el adquirente. Los derechos de propiedad intelectual que estén registrados cuentan con un plazo limitado de protección otorgado por la ley. Por tanto, es importante identificar que los derechos estén realmente vigentes, ya que algunos requieren renovaciones para mantener su protección, mientras que otros no admiten renovación.
V- Licencias de uso
Algunas empresas otorgan licencias de uso sobre sus derechos de propiedad intelectual, o bien las adquieren de terceros. Una revisión de este tipo de contratos es relevante para determinar el alcance de los derechos concedidos, así como los términos y condiciones de tales contratos.
VI- Contratos de publicidad
Para empresas con fuerte presencia digital, es importante identificar los acuerdos celebrados con creadores de contenido y agencias de publicidad para la explotación y uso de sus marcas. Esta revisión permitirá verificar si existen autorizaciones adecuadas que regulen su correcto uso y prevengan posibles reclamaciones.
En conclusión, una revisión adecuada, guiada por expertos en propiedad intelectual y que abarque como mínimo los aspectos antes detallados, brindará mayor seguridad jurídica a las partes involucradas en la transacción. El vendedor podrá sustentar con elementos objetivos el valor económico de sus activos y el comprador podrá evaluar la existencia de posibles contingencias que podrían afectar dicha valoración y, en consecuencia, el valor total de la operación.