Las Medidas en Frontera (MF) son medidas temporales diseñadas para evitar que se haga una importación o exportación de productos que vulneren los derechos del titular de una marca y permiten la suspensión de la actividad aduanera y la eliminación o la confiscación de la mercancía infractora.
El objetivo de las MF es suspender el despacho de mercancías falsificadas o “piratas” que infringen precisamente derechos de propiedad intelectual. Estas infracciones no solamente deben ser frenadas para que dichas mercancías no sean liberadas en el comercio de un determinado territorio, sino que ayudan a evitar posteriores infracciones de terceros a través de la presentación de demandas judiciales reguladas por la ley.
En este sentido, independientemente del momento en que se soliciten las MF, ya sea por iniciativa propia del titular de los derechos de Propiedad Intelectual ante un Juzgado, o por solicitud de la Autoridad Aduanal de oficio, se dan los siguientes procesos judiciales:
- Principalmente procesos penales. Derivado del acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), establecieron procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación dolosa de marcas o piratería lesiva del derecho.
- Procedimiento de medidas en fronteras en cada país centroamericano. Con el DR CAFTA, en Centroamérica se incrementaron los años de prisión y los montos de la multa (con excepción de Nicaragua). En este sentido, toda infracción a los DPI debe iniciar con una denuncia penal ante la Fiscalía de la Propiedad Intelectual o el Ministerio Público.
- Proceso civil por infracción de los derechos de propiedad intelectual cuyo fin último es el resarcimiento de los daños y perjuicios.
- Procesos mercantiles de Competencia Desleal en materia de propiedad intelectual.[1]
- Procedimiento de suspensión del despacho de mercancías, según ADPIC:
- Implica la suspensión del despacho por 10 días;
- Se ejecutan sin previa notificación;
- Deben notificarse inmediatamente de ejecutadas al importador y al demandante;
- Prórroga por 10 días más;
- Confirmación por Juez que conozca de una demanda sobre el fondo de la cuestión.
¿En qué casos no proceden las medidas en frontera?
Cuando se trata de mercancías originales, se habla del agotamiento del derecho de marca. Esto significa que, una vez que el propietario de una marca ha vendido su producto a un consumidor, ya no tiene derecho a controlar la distribución y venta de ese artículo en particular. El agotamiento nacional es un enfoque de este problema, que limita los derechos de los propietarios de propiedad intelectual para controlar la disposición de un artículo después de que se haya vendido con su autorización.
El agotamiento del derecho de marca se compone de una disposición expresa para regular el comercio nacional e internacional, proteger los negocios y dar seguridad jurídica a las relaciones comerciales. El agotamiento del derecho es una limitación a los derechos exclusivos que confiere la propiedad intelectual, así como al ius prohibendi que la marca confiere a su titular.
La OMC, y su normativa que rige el comercio internacional, trata estos aspectos del comercio en el acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC. Este se basa en los sistemas multilaterales existentes para la protección de los diversos derechos de propiedad intelectual[2].
El art 98 de la ley de Propiedad Industrial de Honduras, así como en las demás legislaciones en este mismo tipo de materias de la región, establece esta limitación al derecho del titular[3].
El titular de una marca no puede impedir su uso por un tercero cuando él mismo o una persona autorizada ha colocado los productos con la marca en el mercado. Por ende, el derecho de marca se agota tras la primera comercialización del producto marcado.
En los casos en los que el titular de la marca maneja en paralelo varios mercados, los compradores, de buena fe, que no participan en los canales de distribución establecidos por aquél, por supuesto que van a intentar obtener los productos en el país donde los precios sean más bajos para después comercializar en otro territorio, a un precio menor.
En muchos países, esta práctica, si bien no es aceptada, no menos es cierto que esta negación al ejercicio de las acciones de defensa de la marca bajo contrato de licencia de uso o de distribución exclusiva, podría interpretarse como competencia desleal.
La materia de discusión es la vía de intervención por parte del Estado contra quienes realizan este tipo de conductas desleales. Sin embargo, los ordenamientos jurídicos regionales se encuentran impedidos a realizar cualquier retención de mercadería marcada legítimamente, cuando se solicita como defensa de propiedad intelectual por la vía penal o administrativa.
El distribuidor o agente exclusivo en determinado territorio, podrá interponer la demanda civil por violación de contrato o por daños y perjuicios ante los organismos judiciales correspondientes y dentro de las medidas cautelares se podrá pedir la cesación inmediata de la infracción.
[1] https://estadisticas.sieca.int/documentos/ver/Manual%202,%20Medidas%20en%20frontera,%20final.pdf
[2] ADPIC Artículo 6. Agotamiento de los derechos: Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.
ADPIC Artículo 8. 2. (Principios): Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.
[3] Ley de Propiedad Industrial Decreto 12-99E (Honduras) Articulo 98. El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero la utilización de la marca en relación con los productos legítimamente marcados que dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona con consentimiento de titular hubiese vendido o de otro modo introducido en el comercio en Honduras o en el extranjero, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con tales productos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.