Escrito por Gabriel Castillo
Cada vez más, los activos intangibles, tales como la Propiedad Intelectual, están cobrando mayor importancia económica, y con ello las personas naturales o jurídicas titulares de marcas y otros signos distintivos, frecuentemente se hallan ante diversas problemáticas relacionadas esencialmente al uso, protección y preservación de su marca.
Por tal motivo, en el artículo que nos acontece, se referirá brevemente una problemática del ámbito de la Propiedad Industrial, que comúnmente suele ser objeto de incertidumbre para los distintos titulares de derechos exclusivos marcarios. Concretamente nos referimos al: Uso de la marca de forma distinta a la forma en que originalmente fue concedido su registro.
Cuando una marca ha completado su trámite, esto es, una vez que se le ha asignado un número de registro y se ha expedido su certificado, por haberse reunido adecuadamente los requisitos y haberse agotado correctamente el proceso previsto, la protección registral que se le ofrece frente a terceros, teóricamente se halla condicionada al efectivo uso de la misma en el mercado, tal y como fue concedida y registrada, con todos los elementos que la compongan en su conjunto.
Lo anterior implica que, si la marca registrada consistía en palabras y un diseño en específico, ello debe ser respetado, y no debería ser alterado a través de variaciones, adiciones o sustracciones de sus elementos. Esto quiere decir, que, si hemos registrado nuestra marca y por ejemplo hemos realizado una reivindicación de los colores empleados en ella, se debe tomar en consideración que la protección ofrecida es al signo distintivo precisamente en su uso con los mismos elementos, o sea los mismos colores, trazos, figuras, palabras, etc. Que originalmente fueron incluidos en la solicitud de registro.
Sin embargo, como toda regla, existe excepción, y nuestra ley aplicable, al igual que diversas legislaciones extranjeras, hacen la salvedad que:
“…El uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada solo respecto de detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que él confiere”
De lo cual se infiere claramente que es permitido entonces emplear la marca, en forma distinta a su registro original, si y solo si, la variación no radica en detalles o elementos esenciales que alteren la identidad del registro. Pues de no ser así, puede considerarse que la marca no ha sido empleada, pues el Registro daría al tratamiento como si de dos marcas completamente diferentes se tratase.
Una vez que ha quedado claro este aspecto, es necesario discutir entonces cuando si podemos considerar que nuestra variación es admisible, y reconocible como uso de la marca originalmente registrada, y cuando no lo es. Al respecto, diversos criterios se han mencionado en las resoluciones a conflictos de esta naturaleza, y los mismos no han sido uniformes.
En pocas palabras, el criterio atiende a que para poder valorar si la variación en la marca originalmente registrada causa una alteración significativa a su distintividad, se debe cuestionar si ambos signos (original y modificado) al ser comparados globalmente el uno al otro, son considerados como equivalentes por el consumidor medio. Si fuesen identificadas como equivalentes, ello quiere decir que la modificación, omisión, adición o combinación de modificaciones en la marca, no ha llegado al grado de alterarla lo suficiente como para que se les trate aisladamente como dos marcas totalmente distintas.
Si la variante de la marca altera por completo el carácter distintivo de la marca ya registrada, se debe presentar un nuevo registro para la variante que se está utilizando, porque de lo contrario no tiene protección registral, al ser ya diferente de la que está registrada.
Por otro lado, debemos decir, que aunque el uso de la marca, de forma diferente a la que se concedió su registro, pueda ser reconocible, si tenemos medios suficientes para presentar una nueva solicitud para la variante de la marca, siempre que tengamos planes de utilizarla en el mercado; para mitigar el riesgo, lo ideal sería registrarla.
Para ilustrar, compartimos algunas imágenes de marcas con diferentes variantes:
